O STJ reverteu proibição da Justiça Gaucha e decidiu que o vocábulo “Brasil” é de uso comum, possui caráter genérico e pode ser objeto de registro de marca por empresas do mesmo ramo comercial.
 
O feito tramitou na comarca de Novo Hamburgo e a sentença proferida pela pretora Elma Tereza Puntel havia proibido a empresa Diniz Furlan & Cia. Ltda. de utilizar a marca “Padaria e Confeitaria Brasil” em suas mercadorias, produtos, propagandas ou qualquer outro meio de mídia, por estarem os elementos nominativos dispostos de forma idêntica à razão social da parte autora, Padaria e Confeitara Brasil Ltda.
 
A 5ª Câmara Cível do TJRS, à unanimidade, manteve a proibição. Conforme o acórdão, "o arquivamento dos atos constitutivos da autora, e, em conseqüência, seu nome empresarial, bem como o registro da marca junto ao INPI, se deram em momento anterior ao registro da marca da ré, que ocorreu após a prolação da sentença".
 
Assim, a 5ª Câmara entendeu que "o arquivamento dos atos constitutivos da empresa na Junta Comercial já teria o efeito de conferir proteção ao nome empresarial, em face da regra contida no art. 8º da Convenção de Paris, ratificado pelo Brasil mediante o Decreto 75.572/71".
 
Concluiu, então, que havendo duplicidade de registros de marcas e sendo empresas do mesmo ramo, prevalece o direito da autora de usar a expressão Padaria e Confeitaria Brasil.
 
Ao julgar recurso especial da parte demandada, a 4ª Turma do STJ decretou a improcedência da ação. O acórdão, unânime, da relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que "os elementos que compõem o nome comercial da autora, ´Padaria e Confeitaria Brasil Ltda.´, não são característicos, carecendo da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei 9.279/96".
 
O julgado do STJ acrescentou que "o termo ´Brasil”´ principal elemento do nome empresarial, é vocábulo de uso comum, podendo, em função do seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial.